Pierwotna i wtórna zdolność odróżniająca

Prezentacja na temat: "Pierwotna i wtórna zdolność odróżniająca"— Zapis prezentacji:

1 Pierwotna i wtórna zdolność odróżniająca
Dr Mariusz Kondrat KONDRAT Kancelaria Prawno-Patentowa

2 Definicja znaku towarowego
Postrzegalne zmysłowo oznaczenie przeznaczone do odróżniania towarów pochodzących z jednego przedsiębiorstwa od towarów pochodzących z innego przedsiębiorstwa. R. Skubisz: Prawo znaków towarowych – komentarz, Warszawa 1997 Jakiekolwiek oznaczenie, które można przedstawić w formie graficznej, pod warunkiem że oznaczenie takie umożliwia odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw. Art. 4 Rozporządzenia nr 40/94 (R. 207/2009) Każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżniania towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Art. 120 p.w.p.

3 Przykłady znaków towarowych
wyraz rysunek ornament kompozycja kolorystyczna forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania melodia lub inny sygnał dźwiękowy Art. 120 p.w.p. wyraz, w tym nazwisko rysunek litery cyfry kształt towarów lub ich opakowań Art. 4 Rozporządzenia nr 40/94 (R. 207/2009)

4 Co może być znakiem towarowym?
Dźwięk np. Hisamitsu np. Hexal AG: mówiony tekst "Arzneimittel ihres Vertrauens: HEXAL"

5 Co może być znakiem towarowym?
Smak smak pomarańczy dla leków przeciwdepresyjnych firmy N.V. Organon OHIM: odmowa przyjęcia zgłoszenia sztuczny smak truskawek produktów leczniczych Firmy Eli Lilly and Co.

6 Co może być znakiem towarowym?
Zapach Zapach świeżo ściętej trawy dla piłeczek tenisowych – OHIM Problem z graficzną przedstawialnością T‑305/04 EDEN Znakiem towarowym, którego dotyczy wniosek o rejestrację jest oznaczenie zapachowe, którego nie da się zobaczyć, opisane słowami „zapach dojrzałej truskawki”, któremu towarzyszy rysunek o następujących barwach: Zob. orzeczenie Sieckmann

7 Zapachy Ralf Sieckmann
In the legal order of the European Union, the Office for Harmonisation in the Internal Market has allowed the registration of the ‘smell of freshly-cut grass’ as a trade mark for tennis balls. (43) This seems to be a ‘pearl in the desert’, however, an individual decision which is unlikely to be repeated. (44) 33. In the United Kingdom (45) the United Kingdom Trade Mark Registry has allowed two olfactory marks: the fragrance of roses, applied to tyres (trade mark No ), and the smell of bitter beer applied to flights for darts (trade mark No ). Despite this, the practice in relation to this kind of trade mark is currently changing, as the United Kingdom Government stated in its written observations. (46) For example, by decision of 16 June 2000 confirmed on appeal by judgment of 19 December 2000, the Trade Marks Registry refused to register a mark consisting of the smell, aroma or essence of cinnamon for articles of furniture and parts and fittings thereof (trade mark No ). 34. In France, (47) fragrances can be protected by copyright, (48) and in the Benelux an olfactory trade mark has been allowed for cosmetic products. (49)

8 Graficzna przedstawialność
Problem z graficzną przedstawialnością – orz. Sieckmann Sposób przedstawienia znaku powinien być: jasny, precyzyjny, zwarty, łatwo dostępny, zrozumiały, trwały, obiektywny Wzór chemiczny, opis słowny – nie wystarczy

9 Przeciętny odbiorca Kryterium również ważne przy ocenie zdolności odróżniającej Pierwotnej i wtórnej Świadomy, zorientowany, spostrzegawczy Różny dla różnych towarów/usług

10 Co może być znakiem towarowym?
Ruchome obrazy np. sekwencja trzech obrazów dla produktów farmaceutycznych firmy Bayer np. ruch ust „Aquafresh” m.in. Dla gumy do żucia o właściwościach leczniczych firmy Beecham Group

11 znaki pierwotnie rodzajowe
Pierwotna zdolność Znaki krajowe Znaki wspólnotowe „nie mogą być znakiem towarowym” art. 129(1)(1) p.w.p. sprzeczność z definicją znaku towarowego (art. 4) art. 7(1)(a) Rozp. „nie nadają się do odróżniania towarów” art. 129(2)(1) p.w.p. brak jakichkolwiek znamion odróżniających art. 7(1)(b) Rozp. znaki pierwotnie rodzajowe rodzaj, pochodzenie, jakość, ilość, wartość, przeznaczenie, sposób wytwarzania, skład, funkcja lub przydatność towaru art. 129(2)(3) p.w.p. rodzaj, jakość, ilość, przeznaczenie, wartość, pochodzenie geograficzne, czas produkcji lub inne właściwości towaru art. 7(1)(c) Rozp.

12 Pierwotna zdolność Znaki krajowe Znaki wspólnotowe
znaki wtórnie rodzajowe „weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w handlu” art. 129(2)(3) p.w.p. art. 7(1)(d) Rozp. efekt techniczny/ wartość Forma bądź inna właściwość towaru lub opakowania, która jest uwarunkowana wyłącznie jego naturą, jest niezbędna do uzyskania efektu technicznego lub zwiększa znacznie wartość towaru art. 131(2)(6) p.w.p. kształt wynikający z charakteru towarów, niezbędny do uzyskania efektu technicznego lub zwiększający znacznie wartość towaru art. 7(1)(e) Rozp.

13 Zdolność odróżniająca
brak pozytywnej definicji legalnej odróżnianie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa Art. 120(1) p.w.p.; art. 4 Rozporządzenia nr 40/94 dwa etapy badania zdolności odróżniającej: in abstracto: czy oznaczenie w ogóle nadaje się do pełnienia funkcji znaku towarowego? in conctreto: czy oznaczenie nadaje się do pełnienia funkcji znaku dla konkretnych towarów? wyrok SN w sprawie III RN 218/01

14 ZDOLNOŚĆ ABSTRAKCYJNA i KONKRETNA
Wyrok z dnia 3 listopada 2006 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie VI SA/Wa 693/06 „Znak przestrzenny” 1. Zdolność odróżniająca, o której mowa w art. 4 u.z.t. ma charakter abstrakcyjny. Innymi słowy, przepis ten ma znaczenie dla ustalenia, czy dane oznaczenie może być w ogóle znakiem towarowym, to znaczy, czy pozwala na odróżnienie towarów tego samego rodzaju wytwarzanych przez przedsiębiorcę od podobnych towarów innych przedsiębiorców. Abstrakcyjną zdolność odróżniania, o której mowa w art. 4 u.z.t., należy odróżniać od konkretnie ujętej w art. 7 zdolności odróżniającej. Dopiero po ustaleniu, że mamy do czynienia ze znakiem towarowym (art. 4 u.z.t.), badaniu podlega jego zdolność odróżniająca in concreto (art. 7 u.z.t.). Wyrok z dnia 4 grudnia 2002 r. Sąd Najwyższy III RN 218/01 W kwestii zdolności odróżniającej danego znaku, zarówno pierwotnej, jak i wtórnej, kryterium rozstrzygającym jest nie to, czy znak posiada jakiekolwiek znamiona odróżniające, lecz to, czy ma on dostateczne znamiona odróżniające.

15 Supermarket Wyrok z dnia 27 października 2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie VI SA/Wa 1708/05 GW Supermarket 1. Ustalenie, że oznaczenie nie ma abstrakcyjnej zdolności odróżniającej, czyli w ogóle nie nadaje się do odróżniania towarów i usług jednego przedsiębiorstwa od towarów i usług innych przedsiębiorstw, zwalnia organ od dalszych rozważań czy dane oznaczenie ma konkretną zdolność odróżniającą, tzn. czy ma znamiona odróżniające konkretne, wskazane we wniosku towary (usługi) danego przedsiębiorstwa od towarów (usług) tego samego rodzaju innych przedsiębiorstw. (…) Z uzasadnienia: „W sprawie niniejszej badając abstrakcyjną zdolność odróżniającą znaku słownego "supermarket" należy zauważyć, że jak wynika z art. 4 ust. 2 u.z.t. sam ustawodawca uznał, że wyraz jako taki zasadniczo nadaje się do odróżniania towarów. NSA orzekając w sprawie niniejszej wyjaśnił uzasadnienie takiego unormowana i wskazał, że wyraz jest postrzegalny zmysłowo, widzialny, odrębny w stosunku do towaru, nie stanowi właściwości towaru, a ponadto jest jednolity i konkretny, gdyż występuje w jednej i tej samej stałej postaci. NSA wskazał, że słowo, nawet należące do języka potocznego, ma abstrakcyjną zdolność odróżniającą. Wadliwe było więc uznanie przez organ, że wyraz "supermarket" w świetle uregulowań art. 4 u.z.t. nie ma abstrakcyjnej zdolności odróżniającej.”

16 Supermarket „W ocenie Sądu takie podejście jest błędne. W świetle art. 7 ust. 2 u.z.t. oznaczenie "supermarket" nie nadaje się do zarejestrowania jako znak towarowy dla sklepu czy innej placówki handlowej, gdyż rzeczywiście dla takich usług ma znaczenie jedynie informacyjne. Jednak nie do takich towarów (usług) znak ten został zgłoszony. Dla gazety, która nie jest przecież sklepem, tylko środkiem masowego przekazu, z założenia oznaczenie to użyte jest w przenośni i ma charakter fantazyjny, a nie informacyjny. Organ powinien zatem rozważyć, czy w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego oznaczenie "supermarket" nadaje się do odróżniania gazety reklamowej wydawanej przez wnioskodawcę od innych gazet reklamowych, wydawanych przez innych uczestników rynku. Jest to jednak tylko mały wycinek rozważań, które powinny zostać przeprowadzone.”

17 Opisowe/ogólnoinformacyjne
Wyrok z dnia 8 czerwca 2005 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie II GSK 65/05 „Calcium C” W świetle art. 4 i 7 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17 ze zm.) opisowy czy ogólnoinformacyjny charakter oznaczenia to cecha, która świadczy o braku konkretnej, a nie abstrakcyjnej zdolności odróżniającej znaku towarowego. (ONSAiWSA 2006/2/57) W ocenie Sądu Urząd Patentowy RP zasadnie przyjął, iż zgłoszone przez stronę skarżącą do rejestracji oznaczenie "calcium C" nie posiadało pierwotnej zdolności odróżniającej, albowiem jest to oznaczenie słowne pozbawione jakichkolwiek elementów fantazyjnych, posiadające jedynie charakter informacyjny, wskazujący na to, że mamy do czynienia z preparatem wapniowym z dodatkiem witaminy C.

18 Calcium C Wyrok z dnia 20 lutego 2006 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie VI SA/Wa 1730/05 „Calcium C” Sąd podzielił argumentację Urzędu Patentowego RP, że znak towarowy słowny "calcium C" dla towarów w klasie 5 (preparaty farmaceutyczne), jako oznaczenie informacyjne, nie posiadał pierwotnej zdolności odróżniającej, a ponadto, że skarżący nie udowodnił, żeby znak ten nabył wtórną zdolność odróżniającą. Fakt poczynienia dużych nakładów na reklamę oraz wykazanie znaczących obrotów same w sobie nie stanowią o nabyciu przez oznaczenie wtórnej zdolności odróżniającej. Należy mieć natomiast na uwadze, że w dacie zgłoszenia do rejestracji znaku towarowego "calcium C" preparaty farmaceutyczne o tej nazwie produkowały także inne firmy farmaceutyczne, a preparat o nazwie Calcium C znajdował się wykazie środków farmaceutycznych publikowanym przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. Oznaczenie Calcium C było więc przed datą zgłoszenia do rejestracji znaku towarowego "calcium C" używane do oznaczania preparatów wapniowych przez innych producentów. Strona skarżąca nie wykazała natomiast w toku postępowania spornego przed Urzędem Patentowym, że w dacie zgłoszenia do rejestracji oznaczenie "calcium C było jednoznacznie kojarzone tylko i wyłącznie z Zakładami Farmaceutycznymi P. oraz jego preparatem wapniowym.

19 Asekuracja Wyrok z dnia 14 lipca 2006 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie VI SA/Wa 1011/06 LEX nr „ASEKURACJA” Zdaniem Sądu należy uznać, iż Urząd Patentowy RP zasadnie przyjął, że zarejestrowane na rzecz Przedsiębiorstwa Specjalistycznego "A." Sp. z o.o. z siedzibą w W. oznaczenie ASEKURACJA, nr R posiada zdolność odróżniającą, albowiem jest to oznaczenie słowne o charakterze fantazyjnym, nie stanowiące zarówno nazwy rodzajowej towaru, ani też nie informujące o cechach (właściwościach) towaru. W konsekwencji przyjąć należy, iż wyraz asekuracja, stanowiący w całości sporne oznaczenie, nie ma charakteru ściśle ogólnoinformacyjnego, nie jest oznaczeniem stricte opisowym. Według ustaleń dokonanych w toku postępowania wynika, iż ze względu na swoją wieloznaczność - wyraz "asekuracja" nie jest nazwą rodzajową, ani określeniem ogólnoinformacyjnym w świetle przepisu art. 7 u.z.t., w odniesieniu do usług, do oznaczania których jest przeznaczony sporny znak, w tym również do usług agencji ochrony osób i mienia w klasie 45. Zob. ETS Doublemint – 191/01 In so doing, the Court of First Instance applied a test based on whether the mark is ‘exclusively descriptive’, which is not the test laid down by Article 7(1)(c) of Regulation No 40/94. It thereby failed to ascertain whether the word at issue was capable of being used by other economic operators to designate a characteristic of their goods and services

20 Asekuracja Zdaniem Sądu znak towarowy ASEKURACJA jest niewątpliwie znakiem aluzyjnym, wywołującym - jak słusznie podniosła w skardze strona skarżąca - pewne skojarzenia z kwestią zapewnienia bezpieczeństwa, jednak z całą pewnością nie stanowi przykładu oznaczenia opisowego, w tym w szczególności oznaczenia rodzajowego, bezpośrednio rozstrzygającego o przynależności do towarów lub usług określonego gatunku. W ocenie Sądu z faktu pośredniego wskazywania na pewne właściwości towaru lub rodzaj usługi nie można wyprowadzać wniosku o braku zdolności odróżniającej spornego znaku towarowego R Sama możliwość skojarzenia u odbiorców towarów lub usług oznaczonych znakiem towarowym to za mało, by przyjąć, że znak informuje o przeznaczeniu, właściwości czy funkcji towarów lub usług (podobnie /w:/ wyrok WSA w Warszawie z dnia 7 czerwca 2005 r., sygn. akt VI SA/Wa 1780/04, niepubl.). To stwierdzenie świadczyć może także o tym, że sporny znak co najwyżej sugeruje rodzaj pewnych usług, ale w żaden sposób nie stanowi wprost oznaczenia ogólnoinformacyjnego, które pozbawione byłoby zdolności odróżniającej. Zdaniem Sądu warto jednak wyraźnie w tym miejscu podkreślić, iż wykonywanie praw z rejestracji znaków towarowych podobnych do oznaczeń ogólnoinformacyjnych (opisowych) jest jednak w dużym stopniu ograniczone, a więc uprawniony z rejestracji musi liczyć się - po pierwsze z tym, że takie znaki towarowe, w razie ich rejestracji, nie powinny być podstawą domagania się zaniechania używania oznaczeń ogólnoinformacyjnych, jeżeli te ostatnie nie są używane w charakterze znaku towarowego, a - po drugie, że inni przedsiębiorcy z danej branży (np. inne firmy ochrony osób lub mienia) będą miały prawo do oznaczania swoich wyrobów znakami zawierającymi podobny element aluzyjny wskazujący pośrednio na rodzaj usługi. W takim przypadku ochrona wynikająca z udzielonego prawa wyłącznego (prawa z rejestracji) winna być - zdaniem Sądu - w znacznym stopniu osłabiona, i w konsekwencji ograniczona wyłącznie do przypadków ewidentnego naruszenia zasad uczciwej konkurencji poprzez zastosowanie w obrocie oznaczeń identycznych, czy też podobnych w stopniu wyraźnie wprowadzającym odbiorców w błąd.

21 Cyjanopan Wyrok z dnia 16 lutego 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie VI SA/Wa 1934/06 „CYJANOPAN” Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie należy uznać, iż Urząd Patentowy RP prawidłowo przyjął w niniejszej sprawie, iż sporny znak towarowy CYJANOPAN, nr R , przeznaczony do oznaczania "klejów innych niż do papieru lub do użytku domowego" (kl. 01) oraz "klejów do papieru lub do użytku domowego" (kl. 16), nie posiadał w dacie zgłoszenia zdolności odróżniającej, albowiem zarówno przez wiele lat przed datą zgłoszenia kwestionowanego oznaczenia do ochrony, jak i przede wszystkim w tej dacie, to jest w dniu 25 sierpnia 2000 r., był stosowany w obrocie równolegle, nieprzerwanie i spokojnie przez różnych, niezależnych od siebie przedsiębiorców, co - jak zasadnie stwierdził organ - uniemożliwiało potencjalnym odbiorcom łączenie towarów opatrzonych rozpatrywanym znakiem z jednym, zawsze tym samym przedsiębiorstwem.

22 Ciepła podłoga Wyrok z dnia 14 listopada 2006 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie VI SA/Wa 1705/06 „CIEPŁA PODŁOGA dla mat grzewczych”  Uwzględniając te ograniczenia należy uznać, że podstawowy problem prawny w sprawie sprowadza się do pytania, czy znak towarowy CIEPŁA PODŁOGA R miał w momencie zgłoszenia wyłącznie charakter ogólnoinformacyjny, opisowy (co oznacza, że był pozbawiony zdolności odróżniającej), czy też - jak stwierdził Urząd Patentowy - znak ten miał abstrakcyjną zdolność odróżniającą, kwalifikującą go do rejestracji. W literaturze przedmiotu podnosi się, że "ocena zdolności odróżniającej jest wypadkową dwóch elementów. Z jednej strony forma przedstawieniowa znaku musi być "sama w sobie" na tyle charakterystyczna, aby mogła identyfikować towar. Z drugiej musi zapewnić kupującemu możliwość dokonania wyboru według niej, bez konieczności ustalania pochodzenia towaru drogą okrężną (np. zmuszać do szukania na towarze nazwy producenta)", (red. U. Promińska, "Prawo własności przemysłowej", Difin, Warszawa 2005, wyd. II, s. 211).  Za wskazaniem znaków opisowych jako znaków pozbawionych zdolności odróżniającej przemawiają dwa argumenty. Po pierwsze, rolą znaku towarowego jest przekazywanie informacji o pochodzeniu towaru z oznaczonego przedsiębiorstwa, a nie o towarze. Po drugie, zasada swobodnego dostępu wszystkich przedsiębiorców do oznaczeń służących przekazywaniu informacji o towarach i jego cechach lub właściwościach nie zezwala na ich monopolizację przez jednego tylko uczestnika rynku.

23 Ciepła podłoga  W świetle przywołanych poglądów dotyczących kryteriów oceny opisowości znaku towarowego należy jednoznacznie stwierdzić, że znak towarowy CIEPŁA PODŁOGA R w odniesieniu do towarów, dla których oznaczania służy, to jest mat grzejnych (klasa 11), nie ma charakteru opisowego, a co za tym idzie - został zarejestrowany prawidłowo, odpowiada wymogom prawa i nie ma podstaw do jego unieważnienia. W odniesieniu do towarów, dla których oznaczania służy, znak towarowy CIEPŁA PODŁOGA ma charakter oznaczenia aluzyjnego, sugerującego, i nie odnosi się bezpośrednio do cech tego towaru. Jak trafnie zauważył Urząd Patentowy RP, dopiero drogą skojarzenia myślowego, jako rezultat dedukcji, oznaczenie CIEPŁA PODŁOGA może naprowadzić odbiorcę na cechy tak oznaczonych towarów - mat grzewczych, to jest ich przeznaczenie i funkcję. Oceniając przedmiotowy znak z punktu widzenia reguły aktualności trzeba stwierdzić, że w odniesieniu do towarów, dla których oznaczania jest on używany, jego przydatność do opisu tych towarów jest niewielka i nie ogranicza innych uczestników tego rynku. (…)Pojecie "ciepła podłoga" nie oznacza więc, jak chce tego wnioskodawca, w sposób jednoznaczny rodzaju podłogi, a służy raczej do określenia jej cechy. Jak widać, droga skojarzeń nie jest w rozpatrywanym przypadku prosta, a już w żadnym razie nie uprawnia do prostego skojarzenia ciepła podłoga - mata grzejna (co czyni wnioskodawca). Brak też podstaw do uznania, że znak ten wskazuje na konkretne cechy towaru, do oznaczenia którego służy, a więc np. na łatwość zakładania tego rodzaju mat, wygodę i prostotę ich obsługi i inne cechy, związane z użyciem do ich produkcji określonego materiału, trwałość, bezpieczeństwo przeciwpożarowe itp. W związku z powyższym nie sposób w odniesieniu do znaku CIEPŁA PODŁOGA mówić o bezpośredniości opisu, ponieważ nie przekazuje on żadnej informacji o cechach towaru, do oznaczenia którego służy, ani wyraźnie, ani jednoznacznie, a wskazuje jedynie - drogą odpowiednich skojarzeń - na skutki, efekty zastosowania tego towaru.

24 Tradycyjne Wyrok z dnia 17 lutego 2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie VI SA/Wa 763/04 Zdaniem Sądu, należy uznać, iż Urząd Patentowy RP zasadnie przyjął, iż zgłoszone przez stronę skarżącą oznaczenie Herbatniki Tradycyjne, nr Z , nie posiada zdolności odróżniającej, albowiem jest to oznaczenie słowne, pozbawione jakichkolwiek elementów fantazyjnych, składające się z dwóch wyrazów, z których pierwszy - Herbatniki - stanowi nazwę rodzajową towaru, a drugi - Tradycyjne - informuje o sposobie wytworzenia towaru, a mianowicie o tym, że jest on wytwarzany w sposób tradycyjny, według tradycyjnych receptur czy też metod. W ocenie Sądu należy zgodzić się z Urzędem Patentowym RP i uznać, iż przy ustaleniu, czy sformułowanie "tradycyjne" ma w niniejszej sprawie charakter czysto fantazyjny (jak uważa strona skarżąca), czy też jest tylko nośnikiem informacji - nie należy badać, czy rzeczywiście istnieje konkretna receptura wytwarzania herbatników, lecz wystarczające jest wskazanie na skojarzenia, jakie wiążą się z nim w świadomości przeciętnego odbiorcy. Urząd Patentowy RP prawidłowo - zdaniem Sądu - przyjął, iż w potocznym odbiorze przymiotnik "tradycyjne" oznacza, że coś jest przekazywane z pokolenia na pokolenie, oparte na doświadczeniu, pewnej tradycji. W powiązaniu ze słowem "herbatniki" określenie "tradycyjne" kojarzy się więc ze sprawdzoną, klasyczną recepturą stosowaną od wielu lat, która gwarantuje, że produkt zawiera odpowiedni smak, kruchość i inne cechy właściwe dla herbatników.

25 Dzisiejsze Wyrok z dnia 31 stycznia 2006 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie VI SA/Wa 1965/05 „DZISIEJSZE” oznaczenie słowne, pozbawione jakichkolwiek elementów fantazyjnych, wskazujące na właściwość tak oznaczanego towaru. W konsekwencji, według Sądu, przyjąć należy, iż wyraz "dzisiejsze", stanowiący wyłączny element znaku słownego, ma charakter ściśle informacyjny, a więc nie stanowi fantazyjnej kompozycji słownej, lecz posiada jedynie swoje opisowe, dosłowne znaczenie i tylko tak może być postrzegany. Zdaniem Sądu, taki znak nie spełnia prawidłowo funkcji odróżniającej, ponieważ nie ma żadnych cech (znamion), które utkwiłyby w pamięci odbiorcy i pozwoliły zindywidualizować dany towar na rynku wśród towarów tego samego rodzaju, ale pochodzących z różnych przedsiębiorstw. W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie brak zdolności odróżniającej oznaczeń ogólnoinformacyjnych wynika z obowiązującej w obrocie handlowym zasady swobody informowania - w interesie uczestników obrotu - o istotnych właściwościach produktów i usług (tak również: R. Skubisz, "Prawo znaków towarowych. Komentarz.", Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1997, s ). Zakaz udzielania praw ochronnych na znaki opisowe wiąże się ściśle z regułą swobody komunikacyjnej w zakresie opisu towarów lub usług na rynku. Reguła ta gwarantuje, że żaden inny podmiot w obrocie nie uzyska monopolu na używanie oznaczeń, które są w nim przydatne dla informowania o cechach towarów lub usług i jako taka stanowi konkretyzację konstytucyjnej zasady wolności gospodarczej. Utrzymywanie swobody w zakresie używania tego rodzaju oznaczeń uzasadnia interes uczestników obrotu gospodarczego. Interes ten ujmować należy jako interes publiczny (vide: W. Włodarczyk, "Zdolność odróżniająca znaku towarowego", s. 165 i powołane tam orzeczenie ETS z dnia 4 maja 1999 r., sygn. C-108/97 i C-109/97 w sprawie Chiemsee oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 grudnia 1996 r., III RN 50/96, OSNAPiUS nr 15 z 1997 r., poz. 263 w sprawie znaku WAWELSKIE).

26 SLOGAN Wyrok z dnia 15 września 2006 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie VI SA/Wa 1238/06 - "przyprawy dla każdej potrawy" Mając na uwadze powyższe Sąd rozpoznający niniejszą sprawę doszedł do przekonania, że organ nie wyjaśnił sprawy w sposób wyczerpujący, który pozwoliłby na jej ostateczne rozstrzygnięcie. Strona skarżąca nie kwestionowała, iż oznaczenie "przyprawy do każdej potrawy" składa się z pospolitych wyrazów o charakterze informacyjnym. Jednocześnie zwracała uwagę na fantazyjność zgłoszonego oznaczenia wynikającą z faktu, iż jest to slogan - rymowanka, która niewątpliwie zapada w pamięci przeciętnego odbiorcy i może wywoływać skojarzenia z konkretnym przedsiębiorcą. W ocenie Sądu niezbędna zatem wydaje się ocena znaku jako całości, a nie jego poszczególnych fragmentów, jak to uczynił Urząd Patentowy RP (zgłaszającemu zawsze zostanie odmówiona ochrona dla poszczególnych słów lub termin składających się na całość znaku z uwagi na ich informacyjny charakter). Organ powinien rozważyć czy rzeczywiście połączenie wyrazów należących do języka potocznego, o cechach informacyjnych w określonym zestawieniu - w tym przypadku tworzącym rymowankę - nie posiada jednak zdolności odróżniającej. Powstaje również pytanie, czy część sloganu "do każdej potrawy" - stanowi informację o przeznaczeniu towarów do oznaczania których służy i nie decyduje o pewnej fantazji zgłoszonego oznaczenia, skoro powszechnie wiadomo, że nie każda przyprawa może być wykorzystana do każdej potrawy. Ponadto w ocenie Sądu istotnym naruszeniem przez Urząd Patentowy RP przepisów postępowania było zupełnie marginesowe potraktowanie kwestii nabycia przez zgłoszony do rejestracji znak "przyprawy do każdej potrawy" tzw. wtórnej zdolności rejestracyjnej.

27 CYFRY Wyrok z dnia 8 lutego 2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie VI SA/Wa 294/04  Co do zasady, rejestracja znaków towarowych słownych, zawierających cyfry i liczby składające się z cyfr, jest dopuszczalna. „Słownego znaku towarowego 700 przeznaczonego do oznaczania towarów z klasy towarowej 16, tj. broszur, czasopism, czasopism - tytułów czasopism z krzyżówkami, książek z krzyżówkami” Mając powyższe na uwadze należy uznać, iż w toku ponownego postępowania organ winien - w ocenie Sądu - uwzględniając powyższe zastrzeżenia - szczegółowo ustosunkować się do zarzutów strony skarżącej. Organ zobowiązany jest rozważyć, czy liczba, jako specyficzna kombinacja ściśle określonych trzech cyfr, niespełniająca ewentualnie żadnych funkcji informacyjnych o cechach towaru, może stanowić znak abstrakcyjny nadający się do odróżniania towarów jednego przedsiębiorcy od towarów innych przedsiębiorców działających na rynku. Organ zobowiązany będzie ab initio rozważyć przy tym, czy uwzględniając fakt, iż cyfra należy do domeny publicznej i musi być dostępna dla wszystkich uczestników obrotu gospodarczego - można uznać, że określona liczba, składająca się z trzech cyfr - może być zastrzeżona jako znak towarowy. Przy ewentualnej ocenie wtórnej zdolności odróżniającej znaku 700 organ zobowiązany będzie uwzględnić to, iż nabycie wtórnej zdolności odróżniającej ma charakter następczy, który wyraża się w tym, że zdolność znaku do odróżniania jest konsekwencją jego rzeczywistego i konsekwentnego używania przez przedsiębiorcę dla wskazywania pochodzenia oznaczanych nim towarów. Chodzi tu więc o używanie znaku w taki sposób, który umożliwia powstanie asocjacji znaku z towarem i jej utrwalenie. Należy pamiętać więc, że oznakowany towar musi być wprowadzony na rynek i dostępny dla kupujących. Dla oceny nabycia wtórnej zdolności odróżniającej należy brać pod uwagę okoliczności faktyczne, takie jak m.in. czas używania znaku, jego udział w rynku, sposób i intensywność używania znaku, przy czym należy mieć na uwadze, że ocena wtórnej zdolności odróżniającej znaków opisowych powinna również uwzględniać interes konkurentów w swobodzie dostępu do oznaczeń opisowych (tak również U. Promińska (w:) E. Nowicka, U. Promińska, M. du Vall, "Prawo własności przemysłowej", Wyd. 2, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005, s ).

28 KOLORY Wyrok z dnia 2 marca 2006 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie VI SA/Wa 1705/05 W tym miejscu podkreślenia wymaga, że przy ocenie znaku bierze się pod uwagę tylko te elementy, które mają znamiona - zdolność odróżniającą. Dokonując oceny przestrzennej postaci znaku towarowego R Urząd Patentowy uznał, iż jest ona nieomal identyczna jak przestrzenne postacie przeciwstawionych znaków. Urząd przyjął między innymi, że zdolność odróżniającą ma w tym wypadku kolorystyka przeciwstawionych znaków. Zarówno w orzecznictwie jak i w doktrynie przyjmuje się, że "prosty kolor nie może być zarejestrowany jako znak, gdyż nie posiada on pierwotnej zdolności odróżniającej. Możliwe jest jednak uzyskanie przez prosty kolor wtórnej zdolności odróżniającej. Jednakże należy potwierdzić zdolność odróżniającą koloru tylko w tych przypadkach, gdy jest on jednoznacznie łączony w obrocie z konkretnym towarem. Pierwotną zdolność odróżniającą ma najczęściej kompozycja kilku kolorów (kombinacja), bądź też kolor lub kilka kolorów mogących być elementami znaku. Zastrzeżenie koloru lub kombinacji istotnie podwyższa zdolność odróżniającą znaku, a nawet może prowadzić do jej powstania". (Ryszard Skubisz, "Prawo znaków towarowych", Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1997, str. 36). W tym miejscu należy jednak zauważyć, że ilość kolorów a także ich kompozycja jest ograniczona, a więc trudno wymagać aby każdy znak towarowy - pudełko na czekoladę miał inne zestawienie kolorów.

29 Kolor jako znak Biorąc pod uwagę orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości należy zauważyć, iż w wyroku ETS z dnia 6 maja 2003 r., sprawa Libertel Groep BV (C-104/01), Trybunał wyraził pogląd, że nawet kolor per se, występujący abstrakcyjnie, bez nadania mu konkretnego kształtu czy postaci, może mieć, jako znak towarowy, charakter odróżniający, jeżeli jest przedstawiony graficzne w sposób jasny, precyzyjny, samowystarczalny, łatwo dostępny, zrozumiały, trwały i obiektywny. Również w wyroku z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie Heidelberger Bauchemie GmbH, C-49/02 ETS zajmował się kwestią zdolności odróżniającej znaku towarowego występującego pod postacią kombinacji dwóch kolorów. Trybunał ponownie stwierdził, że pojedynczy kolor lub połączenie kolorów przedstawione w sposób abstrakcyjny, bez konturów, mogą stanowić znak towarowy m.in. pod warunkiem, że we wniosku o rejestrację znaku zaprezentowano ten znak jako planową kompozycję kolorów, połączonych w sposób z góry określony i jednolity. W uzasadnieniu tego orzeczenia ETS podkreślił m.in., powołując się na orzeczenie Trybunału z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie Ralph Sieckmann, C-273/00, że graficzne przedstawienie znaku towarowego powinno zapewniać jego precyzyjne rozpoznawanie (pkt 25). Proste zestawienie dwóch lub więcej kolorów, bez formy lub konturów albo związek tych kolorów w każdej możliwej konfiguracji, nie spełnia wymagania dokładności i jednolitości (pkt 34). Takie nieprecyzyjne przedstawienie znaku towarowego stanowiącego zestawienie kolorów połączonych w sposób abstrakcyjny (bez konturów) może dopuszczać liczne, różne jego kombinacje, co z kolei nie pozwoli konsumentowi dostrzec i zapamiętać znak i przez to ponownie zakupić towar pochodzący od tego samego przedsiębiorcy (pkt 35).

30 Kolor jako znak Zaprezentowane stanowisko Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości znajduje potwierdzenie również w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego. W wyroku z dnia 23 listopada 2004 r., sygn. akt GSK 864/04, OSP 2005/9/108 (sprawa FERRERO) NSA stwierdził, iż nie w pełni skonkretyzowane i niejednoznaczne przedstawienie oznaczenia zgłoszonego do ochrony jako znak towarowy, stanowiącego w tym przypadku kombinację kolorystyczną, pozwala na pewną dowolność w posługiwaniu się tą kombinacją (znakiem) w praktyce oznaczania towarów. Zdaniem NSA znak niedookreślony, niewystępujący w jednej i tej samej postaci, nie jest w stanie wytworzyć i utrwalić u konsumenta skojarzenia co do pochodzenia towaru od tego samego przedsiębiorcy. Nie ma więc - jak stwierdził NSA - dostatecznych znamion odróżniających w rozumieniu art. 4 ust. 1 i art. 7 ust. 1 ustawy o znakach towarowych.

31 Kolor jako znak Wyrok z dnia 31 października 2006 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie VI SA/Wa 1420/06 W tej sytuacji Urząd Patentowy RP zasadnie przyjął, iż sporny znak towarowy zgłoszony przez spółkę I. posiadał abstrakcyjną zdolność odróżniającą (zdolność do bycia znakiem towarowym). Jeśli chodzi o konkretną zdolność odróżniającą koloru per se (art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p., art. 3 dyrektywy), to podnieść należy na wstępie, iż w świetle orzecznictwa ETS przesłankę tą należy interpretować w świetle interesu publicznego, który polega na tym, aby nie była niesłusznie ograniczona dostępność kolorów dla innych przedsiębiorców, którzy oferują towary lub usługi tego samego rodzaju co towary lub usługi objęte zgłoszeniem do rejestracji (tak m.in. ETS /w:/ cyt. wyroku w sprawie C-104/01, Libertel, czy też wyroku z dnia 18 czerwca 2002 r., C-299/99, Philips). W związku z tym niewątpliwie należy zwrócić uwagę zarówno na zwyczajowe używanie znaków towarowych, jako oznaczenia pochodzenia w danych sektorach, jak i na percepcję relewantnych odbiorców, którymi są przeciętni konsumenci, a więc konsumenci należycie poinformowani, uważni i racjonalni (vide: m.in. wyrok ETS z dnia 22 czerwca 1999 r., C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 26). Jeśli chodzi o kolor per se przyjmuje się, że istnienie pierwotnej zdolności odróżniającej (bez jakiegokolwiek wcześniejszego używania) jest możliwe tylko w wyjątkowych okolicznościach, a w szczególności, gdy liczba towarów lub usług, dla których jest zgłoszony znak towarowy jest bardzo ograniczona i gdy rynek relewantny jest bardzo specyficzny (tak również: ETS /w:/ orzeczeniu w sprawie C-104/01, Libertel).

32 Kolor jako znak Należy zauważyć przy tym, iż w literaturze przyjmuje się, że kolory pełniące funkcję ostrzegawczą dla narzędzi lub maszyn niebezpiecznych (kolor czerwony lub pomarańczowy) powinny być pozostawione do wolnego użytku wszystkich uczestników obrotu gospodarczego (tak m.in. M. Kicia /w:/ Kolor per se jako znak towarowy w świetle orzecznictwa europejskiego, Rzecznik Patentowy nr 1-2 z 2004 r., s. 117 i powołane tam przykłady orzecznictwa Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego /Znaki Towarowe i Wzory/ OHIM z siedzibą w Alicante). Sprawa Viking Ponadto zauważyć należy, iż z ustaleń dokonanych przez organ wynika, że inne podmioty działające na rynku maszyn i urządzeń budowlano-remontowych również wykorzystują kolor czerwony do oznaczania swoich wyrobów, a więc trudno mówić w tym przypadku, że zestawienie koloru czerwonego z różnego rodzaju urządzeniami i narzędziami, czy też akcesoriami wykorzystywanymi w budownictwie jest czymś nadzwyczajnym, wyjątkowym i niespotykanym, co mogłoby bezapelacyjnie utkwić w pamięci odbiorcy i pozwolić zindywidualizować dany towar na rynku wśród towarów tego samego rodzaju, ale pochodzących z różnych przedsiębiorstw.

33 WTÓRNA ZDOLNOŚĆ ODRÓŻNIAJĄCA
Art. 130 PWP. Przy ocenie, czy oznaczenie ma dostateczne znamiona odróżniające, należy uwzględnić wszystkie okoliczności związane z oznaczaniem nim towarów w obrocie. Odmowa udzielenia prawa ochronnego na podstawie przepisu art. 129 ust. 1 pkt 2 nie może nastąpić w szczególności, jeżeli przed datą zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym znak ten nabrał, w następstwie jego używania, charakteru odróżniającego w przeciętnych warunkach obrotu.

34 Wtórna zdolność Wyrok z dnia 4 grudnia 2002 r. Sąd Najwyższy III RN 218/01 Instytucja wtórnej zdolności odróżniającej oznaczenia - jako wyjątek od przeszkód rejestracyjnych - powinna być stosowana ostrożnie i z uwzględnieniem wszystkich okoliczności związanych z oznaczaniem tym oznaczeniem towarów w obrocie. Pewne wskazówki interpretacyjne wynikają z aktualnego stanu prawnego, a mianowicie z art. 130 zdanie drugie ustawy - Prawo własności przemysłowej, zgodnie z którym odmowa udzielenia prawa ochronnego ze względu na brak dostatecznych znamion odróżniających nie może nastąpić, jeżeli przed datą zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym znak ten nabrał w następstwie jego używania charakteru odróżniającego w przeciętnych warunkach obrotu. W wyroku z dnia 10 grudnia 1996 r., III RN 50/96 (OSNAPiUS 1997 nr 15, poz. 263), Sąd Najwyższy wyraził pogląd, że przepis art. 7 ust. 2 nie przesądza, czy wszystkie lub tylko niektóre z wymienionych w tym przepisie oznaczeń mogą nabyć zdolność odróżniania wskutek używania w obrocie gospodarczym. Przy ocenie, czy oznaczenie posiada zdolność odróżniania należy jednak uwzględniać interes uczestników obrotu gospodarczego, który wyraża się w swobodnym dostępie do wszystkich oznaczeń informujących o nazwie lub cechach towarów lub usług. Taki interes można potwierdzić tak długo, jak długo dany znak jest odbierany jako nazwa produktu lub informacja o właściwościach towaru lub usługi. W przypadku wielu takich oznaczeń, nawet długotrwałe używanie w charakterze znaku towarowego w celu wskazania na pochodzenie towaru z przedsiębiorstwa, nie może doprowadzić do zmiany pierwotnej informacji odnoszącej się do produktu jako takiego w nośnik informacji właściwej znakowi towarowemu. Dlatego też takie oznaczenia nie mogą być rejestrowane jako znaki towarowe. Interes uczestników obrotu gospodarczego nakazuje wyłączenie od rejestracji takich oznaczeń, ponieważ ich rejestracja prowadziłaby do monopolizacji używania tych oznaczeń przez poszczególnych przedsiębiorców, co w rezultacie stanowiłoby bardzo poważne i nieuzasadnione ograniczenie działalności innych przedsiębiorców.

35 RZECZYWISTE UŻYWANIE Wyrok z dnia 20 grudnia 2006 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie II GSK 210/06 (…) oznakowany towar musi być wprowadzony na rynek i dostępny dla kupujących (tzw. rzeczywiste używanie znaku) nabywa zdolność odróżniającą w wyniku jego używania dopiero wówczas, gdy można identyfikować towar jako pochodzący od konkretnego przedsiębiorcy Kryteriami, które należy brać pod uwagę przy ocenie nabycia zdolności odróżniającej, są między innymi intensywność i długotrwałość używania znaku, udział towaru w rynku, inwestycje na promocję znaku, sposób używania znaku oraz dane wskazujące na to, że dla znaczącej grupy znak identyfikuje towar ze względu na jego pochodzenie od konkretnego przedsiębiorcy (...). Ustalenia w tym zakresie muszą opierać się na konkretnych i wiarygodnych danych, uwzględniających przeciętnego konsumenta danej kategorii towarów i usług, który jest dobrze poinformowany, należycie uważny i ostrożny.

36 RZECZYWISTE UŻYWANIE Wyrok NSA z 8.11.2002 r. (II SA 76/02).24
Samo wieloletnie używanie określonego znaku przez przedsiębiorcę nie wystarczy, by znak nabył wtórną zdolność odróżniania. Słowny znak towarowy „Podlaski”. Uwzględniając powyższe zarzuty, sąd wskazał, iż nawet w wypadku długotrwałości użycia oznaczenie geograficzne nie może nabrać wtórnej zdolności odróżniającej wówczas, gdy przed datą zgłoszenia do rejestracji używane było także przez innych producentów. W takim wypadku nie jest bowiem możliwe, aby nabrało ono cech oznaczenia identyfikującego towary ze względu na ich pochodzenie z określonego przedsiębiorstwa, co jest podstawową funkcją znaku towarowego.

37 Uprzednie używanie Wyrok z dnia 23 marca 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie VI SA/Wa 2184/06 - Poland Należy wskazać, iż autorka uzależniała nabycie wtórnej zdolności odróżniającej danego oznaczenia od warunku jego używania przez jednego przedsiębiorcę. Skarżąca nie przedłożyła dowodów na to, by przed zgłoszeniem wyłącznie sama używała przedmiotowego oznaczenia jako znaku towarowego. Natomiast Urząd Patentowy wykazał używanie oznaczenia "Poland", przed zgłoszeniem go do rejestracji przez skarżącą, przez olbrzymią ilość podmiotów (ponad 170 milionów). Jeżeli zatem nawet skarżąca spółka używała oznaczenia "Poland" przed zgłoszeniem go w charakterze znaku towarowego do rejestracji, to jedynie wieloletnie używanie określonego oznaczenia przez przedsiębiorcę nie wystarczy, by znak nabył wtórną zdolność odróżniania, gdyż nie spełnia wymagania używania danego oznaczenia wyłącznie przez jednego przedsiębiorcę. Zgłoszone do rejestracji oznaczenie "Poland" jako znak towarowy informuje odbiorcę towarów nim oznaczonych o ich miejscu wytworzenia, nie zawiera natomiast informacji o pochodzeniu tak oznaczonych towarów z jednego i tego samego źródła (od tego samego przedsiębiorcy) w znaczeniu przyjętym przez przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej. Dla przyjęcia zdolności odróżniającej danego znaku, zarówno pierwotnej, jak i wtórnej, kryterium rozstrzygającym jest nie to, czy znak posiada jakiekolwiek znamiona odróżniające, lecz to, czy ma on dostateczne znamiona odróżniające pozwalające na identyfikację źródła pochodzenia towaru.

38 100panoramicznych Wyrok z dnia 4 grudnia 2002 r. Sąd Najwyższy III RN 218/01  Przedsiębiorca, który domaga się dostępu do rynku w ten sposób, że chce opisowo oznaczać sprzedawane przez siebie towary, ma interes prawny w domaganiu się unieważnienia prawa z rejestracji opisywanego znaku towarowego. „100 PANORAMICZNYCH” nie nabyło również wtórnej zdolności odróżniania w znaczeniu przyjętym na wstępie. Jak wynika z ustaleń Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP, zarówno przed zgłoszeniem do rejestracji znaku 100 PANORAMICZNYCH, jak i po rejestracji tego znaku, w obrocie były używane - na rynku wydawnictw szaradziarskich lub tylko krzyżówkowych - liczne oznaczenia zawierające zestawienia różnych liczb oraz słów "panoramiczne", "krzyżówki panoramiczne" lub "krzyżówki" bez oznaczenia rodzaju tych krzyżówek. Niezależnie od tego należy stwierdzić, że przyznanie wyłącznego prawa do używania znaku towarowego 100 PANORAMICZNYCH jednemu przedsiębiorcy mogłoby istotnie ograniczyć swobodę innych przedsiębiorców w zakresie przekazywania w tej formie informacji o swoich towarach. W rezultacie trafne jest stanowisko Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP o braku zdolności odróżniającej znaku towarowego 100 PANORAMICZNYCH. Znak ten nie informuje o pochodzeniu towaru z przedsiębiorstwa przedsiębiorcy uprawnionego z rejestracji znaku towarowego, lecz o pewnych właściwościach towaru, jakim jest czasopismo krzyżówkowe, co stanowi oznaczenie niedające wystarczających podstaw odróżniających pochodzenie towaru (art. 7 ust. 2 ustawy o znakach towarowych). Pomimo tego, że znak towarowy może pełnić i często pełni funkcję reklamową lub informacyjną, nie oznacza to, że do tych funkcji sprowadza się warunek rejestracji i ochrony znaku skutecznej erga omnes. Niezbędną przesłanką przyznania określonemu znakowi zdolności odróżniającej i jego rejestracji jest możliwość realizowania przez ten znak funkcji oznaczenia towaru jako pochodzącego od określonego przedsiębiorcy (z określonego przedsiębiorstwa). Sporny znak jako oznaczenie opisowe w odniesieniu do czasopism krzyżówkowych nie może pełnić funkcji oznaczenia pochodzenia, co dyskwalifikuje go jako znak towarowy.

39 100panoramicznych Wyrok z dnia 4 grudnia 2002 r. Sąd Najwyższy III RN 218/01 Okoliczność, że sporny znak 100 PANORAMICZNYCH jest skrótem, nie pozbawia go funkcji opisowej. Skrót ten ("100 panoramicznych") nie czyni z omawianego oznaczenia znaku o innej treści informacyjnej niż treść wynikająca z oznaczenia pełnego ("100 krzyżówek panoramicznych" albo "100 panoramicznych krzyżówek"). Brakujący element oznaczenia ("krzyżówek") jest dla przeciętnego odbiorcy czasopism krzyżówkowych łatwo domyślny. Nie chodzi tu przy tym o jakieś pośrednie skojarzenia stanowiące efekt gry wyobraźni lub skomplikowanych procesów intelektualnych, ale właśnie o natychmiastową reakcję umysłu.

40 Cyjanopan Wyrok z dnia 16 lutego 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie VI SA/Wa 1934/06 Uznać należy, iż sporne słowne oznaczenie "cyjanopan", z uwagi na utrwalenie jego stosowania przez różnych przedsiębiorców w uczciwych i prowadzonych w dobrej wierze praktykach handlowych, powinno zostać wyłączone od możliwości jego "zawłaszczenia" przez jednego z konkurentów (podobnie: na gruncie przepisu art. 129 ust. 2 pkt 3 p.w.p., U. Promińska /w:/ E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej, wyd. 2, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005, s ; patrz także: art. 3 ust. 1 pkt d) Pierwszej Dyrektywy Rady EWG nr 89/104). Ustosunkowując się do zarzutu nierozpatrzenia przez Urząd Patentowy RP kwestii wtórnej zdolności odróżniającej - stwierdzić należy, iż brak jest jakichkolwiek podstaw prawnych do przyjęcia tezy, że możliwe jest nabycie takiej wtórnej zdolności odróżniającej przez znak towarowy w przypadku, gdy dane oznaczenie używane jest długotrwale i równolegle także przez innych, niż podmiot zgłaszający znak do ochrony, niezależnych od siebie przedsiębiorców. W tym miejscu wskazać trzeba, iż w wyroku z dnia 8 listopada 2002 r., sygn. akt II SA 76/02, dotyczącym znaku towarowego "Podlaski", Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że znak nie może nabyć wtórnej zdolności odróżniania, jeśli nie jest identyfikowany z towarami pochodzącymi z określonego przedsiębiorstwa. Taka identyfikacja - według NSA - nie jest zaś z reguły możliwa, jeśli znak używany jest także przez innych producentów. W ocenie NSA samo wieloletnie używanie określonego znaku przez przedsiębiorcę nie wystarczy, by znak nabył wtórną zdolność odróżniania. Również w orzecznictwie wspólnotowym przyjmuje się, że jedynie znak towarowy, który w znaczący sposób odbiega od norm lub zwyczajów danego sektora i w związku z tym spełnia swoją podstawową funkcję wskazania pochodzenia, nie jest pozbawiony charakteru odróżniającego (tak m.in. /w:/ wyrok ETS z dnia 29 kwietnia 2004 r., w sprawach połączonych C-468/01 P do C-472/01 P, Procter&Gamble v. OHIM, pkt 21).

41 Cyjanopan Według Sądu niezależnie od powyższego uznać trzeba jednakże, iż okoliczność związana z wielkością udziału w rynku wyrobów skarżącej oznaczanych znakami zawierającymi słowo "cyjanopan" oraz jego proporcją w stosunku do udziału w rynku uczestnika postępowania, nie może sama w sobie przesądzać o nabyciu przez sporne oznaczenie wtórnej zdolności odróżniającej, tym bardziej, że skarżąca spółka nie była pierwszym, ani też jedynym podmiotem, który zastosował sporne oznaczenie. W tej sytuacji trudno mówić o możliwości nabycia przez skarżącą spółkę poprzez używanie zdolności odróżniającej znaku w postaci elementu słownego "cyjanopan" w sytuacji, w której również inne podmioty gospodarcze posługiwały się wcześniej w obrocie handlowym tym oznaczeniem dla oznaczania tych samych towarów, co zgłoszone do ochrony.

42 Wyrok z dnia 8 stycznia 2003 r. Sąd Najwyższy III RN 240/01
FORMA PRZESTRZENNA Wyrok z dnia 8 stycznia 2003 r. Sąd Najwyższy III RN 240/01 Możliwość nabycia wtórnej zdolności odróżniającej przez oznaczenia niemające dostatecznych znamion odróżniających (art. 7 ust. 2 u.z.t.) była już kwestionowana w doktrynie i orzecznictwie, w szczególności w odniesieniu do oznaczeń ogólnoinformacyjnych (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 grudnia 2002 r., III RN 218/01, niepublikowany, dotyczący znaku 100 PANORAMICZNYCH). Pogląd ten można odnieść do oznaczenia składającego się wyłącznie z wyobrażenia formy towaru, uwarunkowanej koniecznością uzyskania określonych właściwości technicznych. Oznacza to, że zestaw cech funkcjonalnych towaru nie może nabyć wtórnej zdolności odróżniającej. Prowadzi to do wniosku, że forma przestrzenna będąca odzwierciedleniem towaru i podyktowana (uwarunkowana) wyłącznie właściwościami funkcjonalnymi nie ma pierwotnej zdolności odróżniającej i nie może nabyć (nie nabywa) wtórnej zdolności odróżniającej. Por. sprawę przez ETS - Philips v. Remington

43 Kolor Wyrok z dnia 31 października 2006 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie VI SA/Wa 1420/06 W tej sytuacji organ zobowiązany był rozważyć, czy zgłoszony kolor per se nabył zdolność odróżniającą, dla objętych zgłoszeniem towarów lub usług, w wyniku używania (vide: art. 130 p.w.p., oraz art. 3 ust. 3 dyrektywy). W orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczącym tej problematyki wielokrotnie zwracano uwagę na przesłanki konieczne do uzyskania nabycia wtórnej zdolności odróżniającej. W wyroku z dnia 4 maja 1999 r., w sprawach połączonych C-108/97 i C-109/97, Windsurfing Chiemsee, ETS zwrócił uwagę, że przy ustalaniu, czy znak towarowy nabył zdolność odróżniającą w wyniku używania, właściwy organ musi dokonać całościowej oceny dowodów na okoliczność, że znak zaczął identyfikować dany produkt jako pochodzący z konkretnego przedsiębiorstwa i odróżnia tym samym ten towar od towarów pochodzących z innych przedsiębiorstw. Trybunał podkreślił, że przy ustalaniu zdolności odróżniającej znaku, w związku z którym wnosi się o rejestrację, mogą być brane również pod uwagę czynniki takie jak: udział w rynku, intensywność, zasięg geograficzny i długotrwałość używania znaku, kwota zainwestowana przez przedsiębiorstwo w promocję znaku, procent osób danej kategorii, które ze względu na znak, identyfikują towary jako pochodzące z konkretnego przedsiębiorstwa, a także oświadczenia stosownych izb handlowych i przemysłowych oraz innych stowarzyszeń handlowych i zawodowych. ETS stwierdził, że jeżeli na podstawie powyższych czynników, właściwy organ ustali, że dana grupa osób, lub przynajmniej znaczna jej część, identyfikuje towary jako pochodzące z konkretnego przedsiębiorstwa ze względu na znak towarowy, musi on stwierdzić, że wymóg dotyczący rejestracji znaku, określony w art. 3 ust. 3 Dyrektywy został spełniony (podobnie /w:/ wyroku ETS z dnia 22 czerwca 2006 r., sprawa C-25/05 P, August Storck AG v. OHIM, pkt 75 i nast. i powołane tam orzecznictwo Trybunału; tak również m.in. W. Włodarczyk /w:/ Zdolność odróżniająca znaku towarowego, Oficyna Wydawnicza VERBA, Lublin 2001, s ).

44 Kolor W tej sytuacji przyjąć należy, iż Urząd Patentowy RP prawidłowo uznał, że badania opinii publicznej (opinii rynku) powinny być przeprowadzone naukowymi metodami przez niezależny, obiektywny ośrodek badań opinii, a nie tak, jak to zrobiła skarżąca spółka - poprzez podsuwanie do podpisania swoim kontrahentom handlowym gotowej formułki oświadczenia. Ustosunkowując się z kolei do przedłożonych przez skarżącą spółkę materiałów reklamowych (katalogów, folderów), przyjąć należy, iż organ zasadnie nie uznał tych dowodów za uzasadniających nabycie wtórnej zdolności odróżniającej przez sporny znak. Zdaniem Sądu przedmiotowe materiały reklamowe nie pozwalają na jakiekolwiek konkretne stwierdzenia dotyczące czynników świadczących o wtórnej zdolności odróżniającej. Ponadto nie mogą one stanowić dowodu używania znaku towarowego w zgłoszonej postaci, ponieważ - jak zasadnie uznał organ - na przedstawionych ilustracjach prezentacji zgłoszonego koloru czerwonego per se towarzyszy element słowny "I". Wynika z tego, że ww. materiały reklamowe nie mogą stanowić dowodu na to, że zainteresowany krąg odbiorców postrzega sam zgłoszony znak towarowy w postaci pojedynczego koloru czerwonego - samodzielnie i niezależnie od logo firmy I., jako wskazujący pochodzenie handlowe maszyn i urządzeń produkowanych przez ten podmiot. W tym miejscu podzielić należy także wątpliwości organu odnoszące się do braku jakiejkolwiek informacji na temat prowadzenia reklamy w środkach masowego przekazu, na billboardach, ulotkach itp.

45 Kolor W tej sytuacji można zgodzić się z organem, iż strona skarżąca wykazała jedynie długotrwałe używanie spornego znaku, które jest wprawdzie konieczną i zawsze bardzo istotną przesłanką udowodnienia wtórnej zdolności odróżniającej danego znaku, ale nie jedyną i w tej sytuacji z całą pewnością niewystarczającą. Na marginesie warto jedynie zauważyć, iż W tym miejscu trzeba przykłaistnieje uzasadniona wątpliwość, czy w ogóle możliwe jest nabycie wtórnej zdolności odróżniającej przez znak towarowy w przypadku, gdy dane oznaczenie (w tym przypadku kolor czerwony per se) używane jest także przez innych producentów. dowo wskazać, iż w wyroku z dnia 8 listopada 2002 r., sygn. akt II SA 76/02, dotyczącym znaku towarowego "Podlaski", Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił uwagę, że znak nie może nabyć wtórnej zdolności odróżniania, jeśli nie jest identyfikowany z towarami pochodzącymi z określonego przedsiębiorstwa. Taka identyfikacja, według NSA, nie jest zaś z reguły możliwa, jeśli znak używany jest także przez innych producentów. W ocenie NSA samo wieloletnie używanie określonego znaku przez przedsiębiorcę nie wystarczy, by znak nabył wtórną zdolność odróżniania. Sąd podkreślił w swym orzeczeniu, że w tej sprawie kluczowe znaczenie ma kwestia, czy oznaczenie było używane w taki sposób, że znak mógł identyfikować towary, dla których został zgłoszony.

46 CIĘŻAR DOWODU Wyrok z dnia 18 września 2006 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie VI SA/Wa 1085/06 Jednakże trzeba podkreślić, iż przyznanie prawa ochronnego mogłoby nastąpić, jeżeli znak zaistniałby w obrocie jako wskazujący na określonego producenta. Ciężar udowodnienia wtórnej zdolności odróżniającej ciąży na skarżącej, a w niniejszej sprawie nie przedstawiła ona wystarczających dowodów na potwierdzenie tego faktu. Bezsprzecznym dowodem potwierdzającym powyższą okoliczność jest badanie opinii publicznej, czy dany znak kojarzy się z towarami, do oznaczania których jest przeznaczony. Przedstawione przez skarżącą twierdzenia, że "znak PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW stał się znakiem towarowym jednoznacznie kojarzonym przez bezpośrednich odbiorców towarów i usług tzn. przede wszystkim jednostki państwowe krajowe i zagraniczne oraz samorządowe" bez poparcia tego w postaci przeprowadzonego badania opinii publicznej nie mogą być wiążące dla organu.

47 CIĘŻAR DOWODU Wyrok z dnia 20 grudnia 2007 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie II GSK 235/07 Naczelny Sąd Administracyjny uważa to stanowisko za prawidłowe. Postępowanie sporne, prowadzone na zasadzie art. 255 p.w.p., charakteryzuje się kontradyktoryjnością. To same strony postępowania powinny przytaczać dowody na poparcie swoich twierdzeń. Takie stanowisko wyraził już Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 19 stycznia 2006 r., sygn. II GSK 320/05. Nie należy go rozumieć w ten sposób, że organ administracyjny zachowuje pełną bierność w postępowaniu. Obowiązek wyjaśnienia stanu faktycznego spoczywa na organie na podstawie przepisów art. 7 i 77 k.p.a. odpowiednio stosowanych na podstawie art. 256 ust. 1 p.w.p. Jednakże obowiązek ten powinien być tak rozumiany, że inicjatywa do powoływania argumentów i przedstawiania środków dowodowych spoczywa na stronach, zwłaszcza jeśli korzystają z profesjonalnych pełnomocników. Rola organu ma natomiast charakter uzupełniający. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdza, że trafne jest stanowisko Sądu pierwszej instancji co do braku wykazania przez uprawnionego ze znaku towarowego okoliczności świadczących o nabyciu przez znak "B." wtórnej zdolności odróżniającej, poza wskazaniem na okres jego używania, wobec czego do organu nie należało przeprowadzanie postępowania dowodowego w tej kwestii.

48 CIĘŻAR DOWODU Wyrok z dnia 20 grudnia 2006 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie II GSK 210/06 „Calcium C” Dopiero zaniechanie przedstawienia przez stronę dowodów, pomimo wezwania przez organ, wyłącza możliwość skutecznego zgłoszenia zarzutu, że zaskarżona decyzja jest niezgodna z prawem wskutek naruszenia przez organ obowiązku wyjaśnienia okoliczności sprawy zgodnie z art. 7 i 77 K.p.a. Na gruncie Kodeksu postępowania administracyjnego postępowanie dowodowe podlega zasadzie oficjalności, a rola organu nie jest ograniczona tylko do oceny faktów, które przedstawił wnioskodawca (...). Uważa się, że w sprawach, w których na stronie spoczywa ciężar wskazania konkretnych faktów i zdarzeń, z których wywodzi ona dla siebie określone skutki prawne, a twierdzenia strony w tym zakresie są ogólnikowe i lakoniczne, obowiązkiem organu prowadzącego postępowanie jest wezwanie strony do uzupełnienia i sprecyzowania tych twierdzeń. Dopiero gdy strona nie wskaże takich konkretnych okoliczności, można z tego wywieść negatywne dla niej wnioski (wyrok NSA z dnia 19 września 1988 r. sygn. akt II SA 1947/87, ONSA 1988, z. 2, poz. 82, oraz W. Chróścielewski: Organ administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2002, s. 104 i cytowana tam literatura) (...).

49 Sprawa Windsurfing Chiemsee
ETS Sprawa Windsurfing Chiemsee Sprawa C-108/97 and C-109/97, The first sentence of Article 3(3) of the First Directive 89/104/EEC is to be interpreted as meaning that: — a trade mark acquires distinctive character following the use which has been made of it where the mark has come to identify the product in respect of which registration is applied for as originating from a particular undertaking and thus to distinguish that product from goods of other undertakings; — in determining whether a trade mark has acquired distinctive character following the use which has been made of it, the competent authority must make an overall assessment of the evidence that the mark has come to identify the product concerned as originating from a particular undertaking and thus to distinguish that product from goods of other undertakings; — if the competent authority finds that a significant proportion of the relevant class of persons identify goods as originating from a particular undertaking because of the trade mark, it must hold the requirement for registering the mark to be satisfied; — where the competent authority has particular difficulty in assessing the distinctive character of a mark in respect of which registration is applied for, Community law does not preclude it from having recourse, under the conditions laid down by its own national law, to an opinion poll as guidance for its judgment.

50 ETS C-353/03 Nestle v. Mars ‘Have a break … Have a Kit Kat’
Znak towarowy może uzyskać charakter odróżniający w rozumieniu art. 3 ust. 3 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych w następstwie używania tego znaku jako części innego zarejestrowanego znaku towarowego lub w połączeniu z nim.

51 D z i ę k u j ę